Elaborado por el Álvaro Vecina Aznar. Graduado en Derecho. Alumno del Máster de Acceso a la Abogacía. Universidad de Castilla-La Mancha

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I.- SOBRE EL REQUISITO DE FIRMEZA EXIGIBLE A LA RESOLUCIÓN JUDICIAL Y SU INEXISTENCIA EN EL PRESENTE SUPUESTO

Es regla general en nuestro Derecho que la inscripción o cancelación en virtud de resoluciones judiciales de asientos practicados en cualquiera de nuestros Registros públicos –incluido, por tanto, también el de la Oficina Española de Patentes y Marcas- sólo es posible si tales resoluciones judiciales han adquirido firmeza y son, por tanto, inmodificables, no, por el contrario, cuando las mismas han sido impugnadas y pueden, en consecuencia, ser modificadas en fase de recurso.

Esta regla deriva, sin excepción, para todo tipo de resoluciones judiciales y para cualesquiera registros públicos, del artículo 524.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el cual viene a prohibir la inscripción en Registros públicos de resoluciones judiciales mientras éstas no hayan adquirido firmeza, permitiendo hasta que dicha firmeza se alcance únicamente su anotación preventiva. Concretamente el artículo 524.4 LEC dispone:

 “Mientras no sean firmes, o aun siéndolo, no hayan transcurrido los plazos indicados por esta Ley para ejercitar la acción de rescisión de la sentencia dictada en rebeldía, sólo procederá la anotación preventiva de las sentencias que dispongan o permitan la inscripción o la cancelación de asientos en Registros públicos”.

Toda la doctrina procesalista coincide en extraer de este precepto la consecuencia jurídica ya expuesta de que no es posible practicar en ninguno de nuestros Registros públicos –tampoco por tanto en la Oficina Española de Patentes y Marcas- un asiento definitivo como es la inscripción y/o cancelación registral en base a una resolución judicial que carece de fuerza de cosa juzgada formal, por hallarse pendiente de resolver un recurso interpuesto contra ella.

El Profesor MONTERO AROCA, Catedrático de Derecho Procesal, llega después de analizar el artículo 524.4 LEC a dicha conclusión, con el siguiente razonamiento:

Cuando se trate de sentencias que dispongan o permitan la inscripción o la cancelación de asientos en Registros públicos no se dará lugar a esa inscripción, sino sólo a la anotación preventiva, mientras la sentencia no sea firme, o aún siéndolo, no hayan transcurrido los plazos indicados por esta Ley para ejercitar la acción de rescisión de la sentencia dictada en rebeldía (art. 524.4, que se remite al 502.1).

            Debe partirse aquí de que la inscripción de la sentencia en un Registro público no es una verdadera ejecución, pero además de que con la sentencia definitiva no se procederá a la misma (recordando que una cancelación es una inscripción), sino simplemente a la anotación preventiva. Las más importantes –pero no las únicas- , sin duda, son las del Registro de la Propiedad, y sobre ellas debe estarse a los arts. 42 y ss. de la LH y a los arts. 139 y ss. del RH.” (Montero Aroca (et alt.), Derecho Jurisdiccional II. Proceso Civil, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, p. 545).

Del mismo modo, en la obra colectiva dirigida por GIMENO SENDRA, Catedrático de Derecho Procesal, titulada “Proceso Civil Práctico”, el comentarista del artículo 524 LEC señala en torno al mismo lo siguiente:

 “...el apartado cuarto del artículo 524, aun con una redacción que debe ser considerada compleja, dispone una forma específica de ejecución provisional de las sentencias declarativas y constitutivas, cuya inscripción, como ya se ha dicho, sólo puede serlo cuando la sentencia alcance firmeza (art. 82 LH – Ley Hipotecaria- y arts. 25 y 50 LRC –Ley del Registro Civil- a título de ejemplo).

La norma permite la anotación preventiva de la demanda de dichas sentencias con anterioridad a que las mismas alcancen firmeza o, en su caso, no hayan transcurrido los plazos para ejercitar la acción de rescisión de la sentencia dictada en rebeldía. Con ello, y si bien no se inscribe en el oportuno Registro la sentencia no firme, sí al menos se anota preventivamente la misma, garantizando los derechos del ejecutante, al darse publicidad a una sentencia estimatoria de primera o segunda instancia”. (Proceso Civil Práctico, T. VII-1, p. 1-163).

Por su parte, J.M. GARCÍA GARCÍA, concluye:

“...no es lógico que sea inscribible un documento estando pendiente de resolución definitiva la cuestión planteada. Por eso los arts. 3 y 82 de la Ley Hipotecaria exigen sentencia firme y por eso el art. 524.4 de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, al tratar de la ejecución provisional de sentencias prohíbe terminantemente que se pueda practicar un asiento de inscripción o de cancelación cuando la sentencia no es firme o que, aún siéndolo, esté pendiente del recurso de rescisión del rebelde” (García García, La esencia del recurso gubernativo, en La Ley, 31 de octubre de 2000, p. 4).

Son razones de seguridad jurídica las que han llevado al legislador a prohibir la ejecución provisional de resoluciones judiciales mediante su asiento definitivo, a través de una inscripción y/o cancelación registral. Antes al contrario, esa misma seguridad jurídica, absolutamente necesaria para el correcto tráfico jurídico, solamente tolera que como ejecución provisional se practiquen en el Registro asientos de esa misma naturaleza, esto es provisionales, tal es el caso de la anotación preventiva.

Más aún cuando, como sucede en materia de marcas, el Registro tiene una eficacia constitutiva. En tales casos, la inscripción o cancelación registral motivada por un pronunciamiento judicial, en la medida en que otorga o extingue definitivamente el derecho de marca, sólo es lógico que se practique en virtud de una resolución judicial firme. Lo contrario podría provocar una sucesión temporal de cancelaciones e inscripciones, una sucesión temporal de extinciones y adquisiciones del derecho de marca, contraria a los principios de certeza, seguridad jurídica y correspondencia con la realidad extraregistral que informan la actuación registral.

El mencionado artículo 524.4 LEC, por el carácter general con el que está redactado y por el carácter supletorio de la legislación procesal civil (art. 4 LEC) resulta de aplicación a todos los ámbitos procesales y a todos los Registros públicos, por tanto también a la inscripción en la Oficina Española de Patentes y Marcas de resoluciones judiciales no firmes dictadas en un proceso contencioso-administrativo, que es el hipotético caso aquí analizado.

La sola lectura de este precepto debería bastar para concluir que no es posible cancelar el registro de una marca en virtud de un Auto dictado en un proceso administrativo, dentro del cual ha sido recurrido en súplica, y ello por carecer de la necesaria firmeza.

Pero es que, además, el artículo 107.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y una lectura sistemática de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, llevan a esta misma conclusión.

En efecto, el art. 107.1 LJCA sólo permite al Tribunal ordenar la inscripción del fallo en los registros públicos, cuando la anulación total o parcial del acto administrativo lo haya sido en virtud de “sentencia firme”, lo que implica negar trascendencia registral a los fallos definitivos, pero no firmes. Algo similar a lo que el art. 525.1.3º LEC dispone para las sentencias que declaren la nulidad o caducidad de títulos de propiedad industrial, a las que excluye de la ejecución provisional.

En línea con lo anterior, la Ley de Marcas, al regular las principales causas de cancelación del registro de la marca –la nulidad y la caducidad de la marca declarada judicialmente-, condiciona dicha cancelación registral a la previa existencia de una sentencia firme (arts. 51.1, 52.1 y 61.3). Este último precepto –art. 61.3 LM (tras la publicación de este trabajo se ha producido una importante reforma legal operada por el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, correspondiendo encontrándose ahora una previsión legal simialr en el apartado 5 del nuevo art. 61.ter) es concluyente:

 La sentencia firme que declare la nulidad o caducidad del registro de la marca se comunicará, bien de oficio bien a instancia de parte, a la Oficina Española de Patentes y Marcas para que proceda, inmediatamente, a la cancelación de la inscripción del registro y a su publicación en el `Boletín Oficial de la Propiedad Industrial´”.

Por su parte, el art. 28 de la Ley de arbitraje, en su nueva redacción dada por la Ley 20/2003, de 7 de julio, sólo permite la ejecución en la Oficina Española de Patentes y Marcas de los laudos arbitrales firmes. Con mayor razón, por tanto, cabe exigir la firmeza para proceder a un asiento de inscripción o cancelación en base a una resolución judicial.

En definitiva, y por lo que aquí interesa, es propio de todo nuestro Derecho registral –del que no es ajeno el registro de marcas- que las inscripciones hechas en virtud de mandamiento judicial precisan para su cancelación de una resolución judicial firme que así lo ordene. Y que mientras ésta no recaiga la protección registral ha de hacerse a través de un asiento provisional cual es la anotación preventiva.

Así lo disponen, además del citado art. 524.4 LEC, aplicable a todos los ámbitos, determinados preceptos de índole sectorial. Así, en materia de propiedad intelectural, el art. 28 del RD 281/2003, de 7 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro General de la Propiedad Intelectual. En el ámbito mercantil, entre otros, los arts. 323.1, 325 y 417 del RD 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil. En materia concursal, el art. 24.5 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, a cuyo tenor el auto no firme de declaración del concurso accede al registro, no mediante el asiento de inscripción, sino mediante el asiento de anotación preventiva. Y para el ámbito del Registro de la Propiedad, los importantes arts. 3 y 83 de la Ley Hipotecaria y 174.III y 207 del Reglamento Hipotecario.

Como se infiere de todos los preceptos citados, y lo señala acertadamente el Prof. ORTELLS RAMOS, Catedrático de Derecho Procesal, cuando la actividad ejecutiva provisional entra en contacto con el Registro, choca con el obstáculo de que la legislación registral exige que los títulos judiciales para practicar asientos definitivos (inscripciones y/o cancelaciones) en el registro deban ser –o deban derivar, si se trata de mandamientos- resoluciones judiciales firmes (Ortells Ramos, Para la reforma de la ejecución provisional en el proceso civil, en la revista “Justicia”, 1991, pp. 288-289).

Dicho de otro modo: es necesario distinguir siempre la ejecución material de la ejecución registral de una resolución judicial, pues, como señala PARDO NÚÑEZ “la ejecución registral tiene características especiales que la diferencian de la ejecución material. Es así posible la ejecución material de la sentencia y no la registral”, ya que “en el Registro no es posible la ejecución provisional. Los asientos que se oponen a la inscripción del fallo no son cancelables si la sentencia no es firme (Pardo Núñez, Anotaciones jurídicas de embargo y demanda, Ed. Marcial Pons, Madrid, 1997, pp. 68-69).

De todo cuanto se ha expuesto, puede extraerse como conclusión que, en el caso hipotético analizado, incluso si el recurso de súplica interpuesto contra el Auto fuera admitido en un solo efecto (art. 79.1 LJCA), su ejecución registral mientras dicha resolución judicial no adquiera firmeza sólo puede provocar en la Oficina Española de Patentes y Marcas una anotación preventiva de la citada resolución, que es el asiento idóneo para los derechos litigiosos y el único, como se ha visto, que es permitido legalmente en caso de resoluciones no firmes. El registro de la marca que se opone a la inscripción del referido Auto que aún no es firme, no es cancelable mientras dicho Auto no adquiera firmeza según la legislación procesal (arts. 245.3 y 248.4 LOPJ, y 207 LEC).

Hacemos nuestra, por tanto, la importante doctrina sentada por la Dirección General de los Registros y del Notariado en un caso que, si bien tiene que ver con el Registro de la Propiedad, presenta con el que es objeto del presente análisis una identidad sustancial y de razón que permite extender analógicamente al mismo dicha doctrina. En él se plantea la DGRN si la eficacia de un Auto no firme –mismo supuesto que el del presente caso-, y sin embargo provisioriamente ejecutivo al haberse admitido el recurso en un solo efecto puede causar en el Registro asientos definitivos, como son las inscripciones y cancelaciones, con las consecuencias y efectos que conlleva su extensión, pues una vez practicados están sujetos al juego de los principios hipotecarios.

La DGRN, en Resolución de 14 de diciembre de 2001 (BOE 30.1.2002), sienta una doctrina al respecto, que sintetiza muy bien lo que venimos defendiendo y que por su autoridad transcribimos a continuación: 

“En nuestro derecho hipotecario, es un principio fundamental que los asientos registrales que se produzcan en virtud de las resoluciones judiciales dictadas guarden exacta congruencia con la realidad extraregistral. Y así se tiene en cuenta: a) Que conforme al artículo 787 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 –actual 524.4 LEC-, las sentencias firmes dictadas en rebeldía del demandado son objeto de anotación preventiva cuando aún es posible el recurso de audiencia; b) Que aunque las resoluciones judiciales presentadas no son propiamente sentencias, sino autos, por su índole –adjudicación en dominio y purga de cargas- afectan sin embargo a derechos reales inscritos que son llamado a finalizar en un asiento principal en los libros del Registro; c) Que es doctrina de este Centro Directivo que las resoluciones judiciales dictadas en ejecuciones provisionales de sentencia no firmes (aunque no sea idéntico al caso presente) pueden acceder al Registro en forma de anotación preventiva; d)  Que la Ley de Enjuiciamiento Civil de 7 de enero de 2000, precisamente contempla estos supuestos en el artículo 524, al reiterar que sólo procederá la anotación preventiva de sentencia que disponga o permita la inscripción o la cancelación de asientos en los registros públicos; e) Que la integración de todas estas normas debe ser interpretada con arreglo a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo a su espíritu y finalidad, no dejan duda que una aplicación analógica de las citadas lleva a la conclusión de no poder cerrarse el Registro a los procedimientos de los autos apelados en un solo efecto, haciéndolo eso sí, a través del asiento más conforme con su posible provisionalidad, cual es la anotación preventiva, si el interesado lo solicita”.

En conclusión, la resolución judicial recurrida podrá ser anotada preventivamente en la Oficina Española de Patentes y Marcas siempre que la parte interesada lo solicite y el Tribunal así lo acuerde, pero lo que no podrá causar dicha resolución judicial es un asiento definitivo como la cancelación –sea total o parcial- del registro de la mencionada marca. Para que esto pudiera, en su caso, tener lugar sería necesario que dicha resolución adquiriera previamente firmeza, o lo que es lo mismo que pasase antes en autoridad de cosa juzgada formal.